比特科技公司辩称,第一,我公司在与赛德公司合作过程中从未涉及涉案TELEMATRIX商标,且当时涉案TELEMATRIX商标的境外所有权人不是赛德公司,更不是美爵信达公司。美爵信达公司无权对我公司申请注册涉案TELEMATRIX商标是否具有恶意提起诉讼,故其诉讼主体不适格,其起诉我公司恶意诉讼的主张也不成立。第二,我公司申请注册涉案TELEMATRIX商标不具有恶意,且商评委的裁定中也仅仅表述为“难谓善意”,不能据此排除我公司申请注册商标的行为是善意的,也不能以此认定我公司提起第27079号案件诉讼是恶意的。第三,我公司提起的第27079号案件诉讼是在第4359350号TELEMATRIX商标权具有稳定法律效力的前提下提出的合法正当的维权诉讼,具有法律和事实基础,不具有违法性。在第27079号案件诉讼过程中,我公司提交的证据都是客观存在的,我公司没有捏造证据及实施投机行为,且未提出高额赔偿请求,未申请诉前禁令、诉前财产保全及查封侵权产品,判决生效后我公司也未申请强制执行,故我公司不存在主观过错,也未给美爵信达公司造成任何经济损失。第四,我公司在生产经营活动中所获利润是我公司创新专利技术及企业家高水平经营所获得的正常利润,与恶意知识产权诉讼之间没有因果关系。美爵信达公司请求的赔偿数额与起诉案由无关,也无有效依据。第五,在第27079号案件判决做出之日,美爵信达公司就应当知道其权利受到侵害,美爵信达公司提起本案诉讼时已经超过了诉讼时效,不应当得到支持。综上,我公司不同意美爵信达公司的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。现查明如下事实:
2009年4月20日,美爵信达公司注册成立。该公司为外国自然人独资的有限公司,法定代表人为孙炳南,经营范围为电子产品的研发、产品设计、委托加工电话机、电子产品的批发等。
商评委【2013】第23303号争议裁定书、北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第2956号行政判决书、北京市高级人民法院(2014)高行终字第799号行政判决书查明如下事实:1999年5月14日,TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)在欧盟于国际商品分类第9类电话机等商品上申请注册了TELEMATRTX商标。自1998年6月至2004年11月12日,TELEMATRIX商标即已在《HMM》、《LodgingHospitality》、《HOTELS》等众多杂志(域外)上进行了持续、广泛的宣传。1999年,BassHotel&Resorts管理集团(旗下的酒店包括皇冠假日酒店、假日酒店、假日快捷酒店等),指定TELEMATRIX公司作为其官方唯一指定的全球客房电话机供应商。至2000年秋,TELEMATRIX电话机已为希尔顿集团、巴斯酒店与度假村等连锁酒店集团和单体酒店在全球范围内使用,客户超过10000多家,安装数量超过100万部。2002年11月,TELEMATRIX电话机商品已进入中国市场,出口给中国北京六洲酒店集团。2006年3月28日,赛德公司兼并了TELEMATRIX,INC(佛罗里达),其后使用“TELEMATRIX”作为企业名称,即TELEMATRIX,INC(特拉华)。TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)的产权转让给了TELEMATRIX,INC(特拉华)。后,TELEMATRIX,INC(特拉华)更名为CETIS,INC,即美国美爵信达公司。美国美爵信达公司的董事长孙炳南授权美爵信达公司作为其公司在中国的唯一销售服务公司,享有对其公司产品的销售和市场推广权限,为其公司“TELEMATRIX”等品牌相关产品在中国市场的独家授权代表,美爵信达公司是在中国唯一被授权使用TELEMATRIX商标的公司。
兖矿集团山东比特电子公司成立于1993年4月1日,后名称变更为山东比特电子工业有限公司,2016年2月22日名称又变更为比特科技公司。公司经营范围包括电子通讯设备、网络设备、酒店智能设备、电器产品、电子产品等产品的研发、生产、销售等。
1998年至2003年,比特科技公司曾作为赛德公司在中国的代工商,接受赛德公司的委托为其加工酒店专用电话机,但双方合作未涉及TELEMATRIX商标的电话机。
2004年11月12日,比特科技公司向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册TELEMATRIX商标,核定使用商品为第9类电话机、可视电话、手提无线电话机等。2007年5月28日,该商标获准注册,商标注册号为第4359350号。
2010年8月,比特科技公司在北京市朝阳区人民法院提起了第27079号案件诉讼,起诉美爵信达公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在网站宣传及销售活动中使用,侵害了其对第4359350号TELEMATRIX商标享有的专用权,要求美爵信达公司停止侵权、赔偿其经济损失及合理费用共计40万元。2011年1月31日,北京市朝阳区人民法院做出一审判决,认定美爵信达公司将TeleMatrix作为电话机名称使用构成侵权,判决美爵信达公司立即停止侵权行为,并赔偿比特科技公司经济损失2万元及合理费用4000元。美爵信达公司不服一审判决,上诉至北京市第二中级人民法院。后,美爵信达公司又撤回上诉,北京市第二中级人民法院于2011年7月14日裁定准许美爵信达公司撤回上诉。美爵信达公司未履行上述第27079号案件判决确定的赔偿经济损失及合理费用的义务,但称其履行了停止侵权的义务,比特科技公司虽对此不予认可,但未举证证明在判决生效后美爵信达公司仍然使用TeleMatrix商标。
另外,江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯数码公司)是美国美爵信达公司在中国的代工商。美爵信达公司成立之后,即由美爵信达公司与中讯数码公司签订合作协议,中讯数码公司继续作为代工商。2008年,比特科技公司以中讯数码公司生产、销售、进出口以TELEMATRIX为商标的电话机为由起诉后者侵犯了其对第4359350号商标享有的专用权;2010年,比特科技公司又以美爵信达公司的销售代理商北京泰利瑞诚商贸有限公司、广州德电通信科技有限公司分别在网站宣传等商业活动中使用TELEMATRIX商标构成侵权为由,分别起诉了后者。在比特科技公司起诉中讯数码公司的上述案件中,中讯数码公司于2008年2月4日对比特科技公司网站的相关网页进行了公证证据保全,在比特科技公司的网页上有如下内容:“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一,比特在产品和服务上一直追求领先,在很多技术和功能方面都是创新者。正是基于这一点,我们曾经为一家著名酒店电话机品牌长期提供OEM贴牌服务,我们的客房电话赢得了……。”
2010年9月6日,美爵信达公司对比特科技公司注册的第4359350号TELEMATRIX商标提出了争议申请。2013年7月22日,商评委做出【2013】第23303号争议裁定书,认定:“在争议商标申请注册日之前,TELEMATRIX,INC.已在欧盟等地区于电话机等商品上申请注册了TELEMATRIX商标,其TELEMATRIX酒店专用电话机商品已为多家全球连锁酒店集团所认可并使用,在世界范围内尤其在美国酒店专用电话机行业领域内具有一定知名度;且在案证据表明2002年,TELEMATRIX电话机商品已进入中国酒店市场,比特科技公司自1998年即与美国美爵信达公司的前身赛德公司开始合作,从事酒店专用电话机的加工生产,虽然合作协议中涉及的商标并非TELEMATRIX商标,但其作为同行业合作者对美国美爵信达公司从1998年即获得注册并开始在国际上使用的知名品牌理应知晓,且比特科技公司在其网站中亦承认TELEMATRIX为他人国际知名酒店电话机品牌。考虑到TELEMATRIX商标的独创性,及其在国际上的知名度,及已进入中国市场的事实,比特科技公司在电话机等相同类似商品上申请注册与之文字构成完全相同的争议商标,难谓善意,故争议商标的申请注册已构成《商标法》第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形,争议商标应予撤销。”故商评委依据《商标法》(2001年修正)第三十一条、第四十一条第二款和第四十三条的规定,裁定争议商标予以撤销。比特科技公司对上述裁定不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2013年12月19日,北京市第一中级人民法院做出(2013)一中知行初字第2956号行政判决书,认定:“争议商标申请注册日之前,TELEMATRIX商标已在欧盟地区在第9类商品上申请注册,其TELEMATRIX酒店专用电话机已经为多个国家和地区的酒店所认可和使用,广告宣传的证据可以证明TELEMATRIX商标在电话机商品上具有一定的知名度;其在案证据表明2002年,TELEMATRIX电话机产品进入中国,比特科技公司自1998年与美国美爵信达公司的前身赛德公司开始合作,从事酒店专用电话机的加工生产,比特科技公司作为专业公司,应当对其从事的行业有一定的了解,尤其是其合作对象的产品情况;且比特公司的网页宣传页显示其承认TELEMATRIX商标在酒店电话机商品上的知名度,故本院认为比特科技公司知晓TELEMATRIX商标及其影响。此外,考虑到TELEMATRIX的独创性,争议商标的注册难谓巧合。因此,本院认为在案证据足以证明TELEMATRIX商标的影响足以达到商标申请人且该商标的影响足以促使该申请人抢先注册以企图从中获得利益,故争议商标的注册违反了《商标法》第三十一条以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标的规定。”故,北京市第一中级人民法院判决维持商评委的上述争议裁定。比特科技公司不服北京市第一中级人民法院的上述判决,向北京市高级人民法院提起上诉。2014年3月21日,北京市高级人民法院做出(2014)高行终字第799号行政判决书,认为一审判决认定事实清楚、适用法律正确,驳回了比特科技公司的上诉,维持原判。比特科技公司又向最高人民法院申请再审,2014年12月15日,最高人民法院做出(2014)知行字第93号行政裁定书,驳回了再审申请。
2014年,美爵信达公司就第27079号案件向北京市第三中级人民法院申请再审。2014年12月19日,北京市第三中级人民法院做出(2014)三中民提字第11564号民事判决书,认为比特科技公司的上述第4359350号TELEMATRIX商标已被商评委裁定撤销,比特科技公司已不具备该争议商标专用权,故比特科技公司要求美爵信达公司停止侵权、赔偿损失的诉讼请求缺乏证据支持,故判决撤销第27079号案件民事判决书,驳回比特科技公司的诉讼请求。
诉讼中,美爵信达公司明确本案中其主张赔偿经济损失的范围包括:1.因比特科技公司恶意提起第27079号案件诉讼直接给其造成的额外支出损失,包括其在第27079号案件判决生效后为履行该判决需要更换电话机模具而支出的模具费190万元、用于消除该恶意诉讼给其造成的不良影响支出的宣传推广费1316851.4元、为请求商评委撤销比特科技公司涉案商标案件支出的律师费6.4万元、为该撤销涉案商标一审行政案件支出的律师费5万元、为该撤销涉案商标二审行政案件支出的律师费4万元、就第27079号案件申请再审支出的律师费6万元;2.其为防止比特科技公司提起其他商标权恶意诉讼而扩展注册的商标注册费139400元;3.其因恶意诉讼而停止使用涉案商标造成的可得利益损失;4.其因恶意诉讼丧失市场优势地位和快速发展机会而遭受的损失,即其因为陷入恶意诉讼的泥潭,从而失去竞争的优势地位,失去了市场份额和市场机会,因此造成的机会成本的损失;5.其为本案支出的律师费10万元。为证明上述宣传推广费用,美爵信达公司提交了2009年至2013年其支出广告费、推广费、设计费、展位费、技术服务费、搭建费、会议费、制作费等相关费用的发票,金额总计1316851.4元。美爵信达公司解释其主张的上述可得利益损失,是指其为履行第27079号案件判决,停止使用商标的同时,比特科技公司开始大肆使用TELEMATRIX商标,非法依赖TELEMATRIX商标在酒店行业中已建立起的高知名度,搭便车谋取巨额不当利益。为证明比特科技公司获取的不当利益数额,美爵信达公司提交了比特科技公司在另案中作为证据提供的部分发票、销售合同及客户名单。该部分发票及销售合同均是比特科技公司销售包括TELEMATRIX商标电话机在内的电话机的发票及合同,该销售合同记载的TELEMATRIX商标电话机单价为44元至120元不等。比特科技公司在上述客户名单中列明了其在2009年11月8日至2011年1月20日期间销售TELEMATRIX商标电话机的客户及销售数量,其中记载的型号为HA9888(41)T-18的浴室电话机销售数量为72906台。美爵信达公司据此主张比特科技公司在上述期间销售上述型号的电话机的总销售金额达到了近800万元。另外,在比特科技公司起诉中讯数码公司的上述案件庭审笔录中记载,比特科技公司主张的索赔数额为612万元,其计算依据为后者的获利情况,即后者一年生产10万台电话机,一台获利5美元,生产了1.8年的时间,因此10万台*6.8(汇率)*5美元*1.8年得出612万元。比特科技公司主张上述数字是其简单调查的结果。美爵信达公司据此主张,从2011年1月第27079号案件判决至2014年3月涉案商标被撤销,该3.25年期间,其损失至少是比特科技公司上述索赔额612万元的1.8倍,即1101.6万元。
美爵信达公司于2015年5月4日向本院递交本案起诉状。
以上事实,有合同、票据、争议裁定书、行政判决书、行政裁定书、民事判决书、民事裁定书、公证书、发票、转账凭证、起诉书、传票、开庭笔录、客户名单以及当事人陈述等证据在案佐证。