【审理法院】:华北地区/北京市/北京市第三中级人民法院/北京市朝阳区人民法院

【法院层级】:基层法院

【案例类型】:普通案例

【审理程序】:一审

【案  号】:知识产权/知识产权权属、侵权纠纷/因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷

【文书类型】:判决书

【审结时间】:2017/6/29 0:00:00

北京美爵信达科技有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权与讼损害责任纠纷一审民事判决书
当事人信息

原告:北京美爵信达科技有限公司,住所地北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层A607号。

法定代表人:孙炳南,董事长。

委托诉讼代理人:粟晓南,国浩律师(北京)事务所律师。

委托诉讼代理人:岳倩倩,国浩律师(北京)事务所实习律师。

被告:山东比特智能科技股份有限公司,住所地山东省日照市日照北路1号(204国道西侧)。

法定代表人:曹现贵,董事长。

委托诉讼代理人:宋永丽,北京市百瑞(济南)律师事务所律师。

委托诉讼代理人:庄会花,山东弘圣律师事务所律师。


审理经过

原告北京美爵信达科技有限公司(以下简称美爵信达公司)与被告山东比特智能科技股份有限公司(以下简称比特科技公司)因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案,本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。美爵信达公司委托诉讼代理人粟晓南、岳倩倩,比特科技公司委托诉讼代理人宋永丽、庄会花,到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。


原告诉称

美爵信达公司向本院提出诉讼请求:1.判令比特科技公司赔偿我公司经济损失2000万元;2.判令比特科技公司在《法制日报》上发表声明,为我公司消除影响。事实和理由:我公司与比特科技公司都从事电话机生产,属于同行业企业。比特科技公司还曾是我公司的关联公司美国美爵信达有限公司(以下简称美国美爵信达公司)前身美国赛德电子通信股份有限公司(以下简称赛德公司)在中国的代工商,代工生产酒店电话机,双方从1998年合作至2003年。TELEMATRIX商标是赛德公司在欧盟、美国等地区和国家注册的商标,在国际上具有较高的知名度,且在中国也进行了大量使用。比特科技公司在对此明知的情况下,仍然于2004年11月12日在中国抢注了TELEMATRIX商标,并于2007年5月28日获得核准注册,取得了第4359350号TELEMATRIX商标注册证。比特科技公司注册该商标后,于2010年9月针对我公司提起了(2010)朝民初字第27079号侵害商标权纠纷诉讼案件(以下简称第27079号案件),认为我公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在网站宣传和销售活动中使用,侵害了其对TELEMATRIX商标享有的专用权,请求法院判令我公司停止使用TELEMATRIX,并赔偿其经济损失。2011年1月,北京市朝阳区人民法院经审理后做出判决,认定我公司在电话机上将TELEMATRIX作为电话机名称使用侵害了比特科技公司对第4359350号TELEMATRIX商标享有的专用权,并判令我公司停止侵权、赔偿比特科技公司经济损失2万元及合理费用4000元。后,该判决发生法律效力。2010年9月,我公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)提出商标争议,请求撤销比特科技公司第4359350号TELEMATRIX商标。2013年7月,商评委裁定支持我公司的请求,认定比特科技公司注册该商标违反了《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,主观难谓善意。后,经过行政诉讼,商评委的裁定书已经发生法律效力。随后,我公司对比特科技公司起诉我公司的第27079号案件申请再审,北京市第三中级人民法院于2014年12月判决撤销了该案件判决。我公司认为,比特科技公司申请注册上述商标主观恶意明显,其在明知自己恶意取得商标注册的情况下仍然对我公司恶意提起第27079号案件诉讼,其目的不是真正维权,而是滥用诉权,以诉讼为手段,通过主张恶意取得的注册商标权,对我公司的经营活动进行滋扰和打击,以限制我公司的发展,损毁我公司的市场声誉。比特科技公司不仅对我公司提起了第27079号案件的恶意诉讼,而且还对我公司的上游代工商、下游经销商也提起了一系列的商标侵权诉讼,足见其主观恶意非常明显,目的就是从上游截断我公司的生产渠道,从下游截断我公司的经销渠道,通过一系列的诉讼手段打乱我公司的生产和销售,破坏我公司的正常生产和经营,使我公司无法生存。比特科技公司针对我公司恶意提起的第27079号案件诉讼本质上是不正当竞争行为,不仅给我公司的商业信誉造成了严重损害,也给我公司造成了重大经济损失,包括直接损失、可得利益损失以及丧失市场优势地位和快速发展机会所遭受的损失等。比特科技公司却借此实现了快速发展,获得了巨大的非法利益。基于比特科技公司主观恶意明显,本案也应当适用惩罚性赔偿确定比特科技公司应当对我公司承担的赔偿责任。综上,我公司提出如上诉讼请求。


被告辩称

比特科技公司辩称,第一,我公司在与赛德公司合作过程中从未涉及涉案TELEMATRIX商标,且当时涉案TELEMATRIX商标的境外所有权人不是赛德公司,更不是美爵信达公司。美爵信达公司无权对我公司申请注册涉案TELEMATRIX商标是否具有恶意提起诉讼,故其诉讼主体不适格,其起诉我公司恶意诉讼的主张也不成立。第二,我公司申请注册涉案TELEMATRIX商标不具有恶意,且商评委的裁定中也仅仅表述为“难谓善意”,不能据此排除我公司申请注册商标的行为是善意的,也不能以此认定我公司提起第27079号案件诉讼是恶意的。第三,我公司提起的第27079号案件诉讼是在第4359350号TELEMATRIX商标权具有稳定法律效力的前提下提出的合法正当的维权诉讼,具有法律和事实基础,不具有违法性。在第27079号案件诉讼过程中,我公司提交的证据都是客观存在的,我公司没有捏造证据及实施投机行为,且未提出高额赔偿请求,未申请诉前禁令、诉前财产保全及查封侵权产品,判决生效后我公司也未申请强制执行,故我公司不存在主观过错,也未给美爵信达公司造成任何经济损失。第四,我公司在生产经营活动中所获利润是我公司创新专利技术及企业家高水平经营所获得的正常利润,与恶意知识产权诉讼之间没有因果关系。美爵信达公司请求的赔偿数额与起诉案由无关,也无有效依据。第五,在第27079号案件判决做出之日,美爵信达公司就应当知道其权利受到侵害,美爵信达公司提起本案诉讼时已经超过了诉讼时效,不应当得到支持。综上,我公司不同意美爵信达公司的诉讼请求。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了证据交换和质证。现查明如下事实:

2009年4月20日,美爵信达公司注册成立。该公司为外国自然人独资的有限公司,法定代表人为孙炳南,经营范围为电子产品的研发、产品设计、委托加工电话机、电子产品的批发等。

商评委【2013】第23303号争议裁定书、北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第2956号行政判决书、北京市高级人民法院(2014)高行终字第799号行政判决书查明如下事实:1999年5月14日,TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)在欧盟于国际商品分类第9类电话机等商品上申请注册了TELEMATRTX商标。自1998年6月至2004年11月12日,TELEMATRIX商标即已在《HMM》、《LodgingHospitality》、《HOTELS》等众多杂志(域外)上进行了持续、广泛的宣传。1999年,BassHotel&Resorts管理集团(旗下的酒店包括皇冠假日酒店、假日酒店、假日快捷酒店等),指定TELEMATRIX公司作为其官方唯一指定的全球客房电话机供应商。至2000年秋,TELEMATRIX电话机已为希尔顿集团、巴斯酒店与度假村等连锁酒店集团和单体酒店在全球范围内使用,客户超过10000多家,安装数量超过100万部。2002年11月,TELEMATRIX电话机商品已进入中国市场,出口给中国北京六洲酒店集团。2006年3月28日,赛德公司兼并了TELEMATRIX,INC(佛罗里达),其后使用“TELEMATRIX”作为企业名称,即TELEMATRIX,INC(特拉华)。TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)的产权转让给了TELEMATRIX,INC(特拉华)。后,TELEMATRIX,INC(特拉华)更名为CETIS,INC,即美国美爵信达公司。美国美爵信达公司的董事长孙炳南授权美爵信达公司作为其公司在中国的唯一销售服务公司,享有对其公司产品的销售和市场推广权限,为其公司“TELEMATRIX”等品牌相关产品在中国市场的独家授权代表,美爵信达公司是在中国唯一被授权使用TELEMATRIX商标的公司。

兖矿集团山东比特电子公司成立于1993年4月1日,后名称变更为山东比特电子工业有限公司,2016年2月22日名称又变更为比特科技公司。公司经营范围包括电子通讯设备、网络设备、酒店智能设备、电器产品、电子产品等产品的研发、生产、销售等。

1998年至2003年,比特科技公司曾作为赛德公司在中国的代工商,接受赛德公司的委托为其加工酒店专用电话机,但双方合作未涉及TELEMATRIX商标的电话机。

2004年11月12日,比特科技公司向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册TELEMATRIX商标,核定使用商品为第9类电话机、可视电话、手提无线电话机等。2007年5月28日,该商标获准注册,商标注册号为第4359350号。

2010年8月,比特科技公司在北京市朝阳区人民法院提起了第27079号案件诉讼,起诉美爵信达公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在网站宣传及销售活动中使用,侵害了其对第4359350号TELEMATRIX商标享有的专用权,要求美爵信达公司停止侵权、赔偿其经济损失及合理费用共计40万元。2011年1月31日,北京市朝阳区人民法院做出一审判决,认定美爵信达公司将TeleMatrix作为电话机名称使用构成侵权,判决美爵信达公司立即停止侵权行为,并赔偿比特科技公司经济损失2万元及合理费用4000元。美爵信达公司不服一审判决,上诉至北京市第二中级人民法院。后,美爵信达公司又撤回上诉,北京市第二中级人民法院于2011年7月14日裁定准许美爵信达公司撤回上诉。美爵信达公司未履行上述第27079号案件判决确定的赔偿经济损失及合理费用的义务,但称其履行了停止侵权的义务,比特科技公司虽对此不予认可,但未举证证明在判决生效后美爵信达公司仍然使用TeleMatrix商标。

另外,江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯数码公司)是美国美爵信达公司在中国的代工商。美爵信达公司成立之后,即由美爵信达公司与中讯数码公司签订合作协议,中讯数码公司继续作为代工商。2008年,比特科技公司以中讯数码公司生产、销售、进出口以TELEMATRIX为商标的电话机为由起诉后者侵犯了其对第4359350号商标享有的专用权;2010年,比特科技公司又以美爵信达公司的销售代理商北京泰利瑞诚商贸有限公司、广州德电通信科技有限公司分别在网站宣传等商业活动中使用TELEMATRIX商标构成侵权为由,分别起诉了后者。在比特科技公司起诉中讯数码公司的上述案件中,中讯数码公司于2008年2月4日对比特科技公司网站的相关网页进行了公证证据保全,在比特科技公司的网页上有如下内容:“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一,比特在产品和服务上一直追求领先,在很多技术和功能方面都是创新者。正是基于这一点,我们曾经为一家著名酒店电话机品牌长期提供OEM贴牌服务,我们的客房电话赢得了……。”

2010年9月6日,美爵信达公司对比特科技公司注册的第4359350号TELEMATRIX商标提出了争议申请。2013年7月22日,商评委做出【2013】第23303号争议裁定书,认定:“在争议商标申请注册日之前,TELEMATRIX,INC.已在欧盟等地区于电话机等商品上申请注册了TELEMATRIX商标,其TELEMATRIX酒店专用电话机商品已为多家全球连锁酒店集团所认可并使用,在世界范围内尤其在美国酒店专用电话机行业领域内具有一定知名度;且在案证据表明2002年,TELEMATRIX电话机商品已进入中国酒店市场,比特科技公司自1998年即与美国美爵信达公司的前身赛德公司开始合作,从事酒店专用电话机的加工生产,虽然合作协议中涉及的商标并非TELEMATRIX商标,但其作为同行业合作者对美国美爵信达公司从1998年即获得注册并开始在国际上使用的知名品牌理应知晓,且比特科技公司在其网站中亦承认TELEMATRIX为他人国际知名酒店电话机品牌。考虑到TELEMATRIX商标的独创性,及其在国际上的知名度,及已进入中国市场的事实,比特科技公司在电话机等相同类似商品上申请注册与之文字构成完全相同的争议商标,难谓善意,故争议商标的申请注册已构成《商标法》第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形,争议商标应予撤销。”故商评委依据《商标法》(2001年修正)第三十一条、第四十一条第二款和第四十三条的规定,裁定争议商标予以撤销。比特科技公司对上述裁定不服,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2013年12月19日,北京市第一中级人民法院做出(2013)一中知行初字第2956号行政判决书,认定:“争议商标申请注册日之前,TELEMATRIX商标已在欧盟地区在第9类商品上申请注册,其TELEMATRIX酒店专用电话机已经为多个国家和地区的酒店所认可和使用,广告宣传的证据可以证明TELEMATRIX商标在电话机商品上具有一定的知名度;其在案证据表明2002年,TELEMATRIX电话机产品进入中国,比特科技公司自1998年与美国美爵信达公司的前身赛德公司开始合作,从事酒店专用电话机的加工生产,比特科技公司作为专业公司,应当对其从事的行业有一定的了解,尤其是其合作对象的产品情况;且比特公司的网页宣传页显示其承认TELEMATRIX商标在酒店电话机商品上的知名度,故本院认为比特科技公司知晓TELEMATRIX商标及其影响。此外,考虑到TELEMATRIX的独创性,争议商标的注册难谓巧合。因此,本院认为在案证据足以证明TELEMATRIX商标的影响足以达到商标申请人且该商标的影响足以促使该申请人抢先注册以企图从中获得利益,故争议商标的注册违反了《商标法》第三十一条以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标的规定。”故,北京市第一中级人民法院判决维持商评委的上述争议裁定。比特科技公司不服北京市第一中级人民法院的上述判决,向北京市高级人民法院提起上诉。2014年3月21日,北京市高级人民法院做出(2014)高行终字第799号行政判决书,认为一审判决认定事实清楚、适用法律正确,驳回了比特科技公司的上诉,维持原判。比特科技公司又向最高人民法院申请再审,2014年12月15日,最高人民法院做出(2014)知行字第93号行政裁定书,驳回了再审申请。

2014年,美爵信达公司就第27079号案件向北京市第三中级人民法院申请再审。2014年12月19日,北京市第三中级人民法院做出(2014)三中民提字第11564号民事判决书,认为比特科技公司的上述第4359350号TELEMATRIX商标已被商评委裁定撤销,比特科技公司已不具备该争议商标专用权,故比特科技公司要求美爵信达公司停止侵权、赔偿损失的诉讼请求缺乏证据支持,故判决撤销第27079号案件民事判决书,驳回比特科技公司的诉讼请求。

诉讼中,美爵信达公司明确本案中其主张赔偿经济损失的范围包括:1.因比特科技公司恶意提起第27079号案件诉讼直接给其造成的额外支出损失,包括其在第27079号案件判决生效后为履行该判决需要更换电话机模具而支出的模具费190万元、用于消除该恶意诉讼给其造成的不良影响支出的宣传推广费1316851.4元、为请求商评委撤销比特科技公司涉案商标案件支出的律师费6.4万元、为该撤销涉案商标一审行政案件支出的律师费5万元、为该撤销涉案商标二审行政案件支出的律师费4万元、就第27079号案件申请再审支出的律师费6万元;2.其为防止比特科技公司提起其他商标权恶意诉讼而扩展注册的商标注册费139400元;3.其因恶意诉讼而停止使用涉案商标造成的可得利益损失;4.其因恶意诉讼丧失市场优势地位和快速发展机会而遭受的损失,即其因为陷入恶意诉讼的泥潭,从而失去竞争的优势地位,失去了市场份额和市场机会,因此造成的机会成本的损失;5.其为本案支出的律师费10万元。为证明上述宣传推广费用,美爵信达公司提交了2009年至2013年其支出广告费、推广费、设计费、展位费、技术服务费、搭建费、会议费、制作费等相关费用的发票,金额总计1316851.4元。美爵信达公司解释其主张的上述可得利益损失,是指其为履行第27079号案件判决,停止使用商标的同时,比特科技公司开始大肆使用TELEMATRIX商标,非法依赖TELEMATRIX商标在酒店行业中已建立起的高知名度,搭便车谋取巨额不当利益。为证明比特科技公司获取的不当利益数额,美爵信达公司提交了比特科技公司在另案中作为证据提供的部分发票、销售合同及客户名单。该部分发票及销售合同均是比特科技公司销售包括TELEMATRIX商标电话机在内的电话机的发票及合同,该销售合同记载的TELEMATRIX商标电话机单价为44元至120元不等。比特科技公司在上述客户名单中列明了其在2009年11月8日至2011年1月20日期间销售TELEMATRIX商标电话机的客户及销售数量,其中记载的型号为HA9888(41)T-18的浴室电话机销售数量为72906台。美爵信达公司据此主张比特科技公司在上述期间销售上述型号的电话机的总销售金额达到了近800万元。另外,在比特科技公司起诉中讯数码公司的上述案件庭审笔录中记载,比特科技公司主张的索赔数额为612万元,其计算依据为后者的获利情况,即后者一年生产10万台电话机,一台获利5美元,生产了1.8年的时间,因此10万台*6.8(汇率)*5美元*1.8年得出612万元。比特科技公司主张上述数字是其简单调查的结果。美爵信达公司据此主张,从2011年1月第27079号案件判决至2014年3月涉案商标被撤销,该3.25年期间,其损失至少是比特科技公司上述索赔额612万元的1.8倍,即1101.6万元。

美爵信达公司于2015年5月4日向本院递交本案起诉状。

以上事实,有合同、票据、争议裁定书、行政判决书、行政裁定书、民事判决书、民事裁定书、公证书、发票、转账凭证、起诉书、传票、开庭笔录、客户名单以及当事人陈述等证据在案佐证。


本院认为

本院认为,因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷是指当事人在明知其无合法理由的情况下,为了获取不正当利益、损害他人合法权益或破坏他人竞争优势,恶意提起在事实和法律上无根据的诉讼,从而给对方当事人造成损害或迫使对方当事人处于市场竞争中的不利地位所引发的侵权责任纠纷。鉴于最高人民法院《民事案件案由规定》将因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷作为第三级案由规定在第二级案由“知识产权权属、侵权纠纷”之下,故一般情况下可以将因恶意提起的知识产权诉讼看作是一种一般侵权行为,适用《民法通则》、《侵权责任法》等有关一般侵权行为的相关规定。此外,在市场竞争中,如果经营者违背诚实信用原则与公认的商业道德,基于不正当竞争目的,以提起无根据的知识产权诉讼为手段,滥用诉权,损害其他经营者的合法权益或竞争优势,扰乱经济秩序的,那么因恶意提起的知识产权诉讼也可以构成不正当竞争行为。在具体案件中,因恶意提起的知识产权诉讼属于一般侵权行为还是不正当竞争行为,应当根据案件是否涉及到市场竞争因素进行具体分析,并允许当事人进行选择。在认定因恶意提起知识产权诉讼损害责任是否成立时,应当考虑到如下要件:1.行为人提起的知识产权诉讼在事实和法律上无合法根据,具有违法性。行为人不具有知识产权权利基础或者虽然形式上享有某一项知识产权,但该知识产权却是恶意取得的,不具备实质上的合法性,那么以此种知识产权作为权利基础提起的侵权诉讼即应当属于无合法根据的诉讼。2.行为人具有主观恶意,即明知其起诉无合法理由,仍然以获取不当利益、损害对方合法权益或破坏对方竞争优势为目的提起诉讼。该主观恶意要件虽然重在考虑行为人在提起诉讼时的主观状态,但行为人在取得知识产权或申请知识产权授权时具有的主观恶意对于认定提起诉讼时的主观恶意具有重要的意义和影响。3.行为人恶意提起的知识产权诉讼给对方当事人造成了损害,或者破坏或削弱了对方当事人的竞争优势,从而使对方当事人陷入不利境地等。

本案中,美爵信达公司主张比特科技公司提起的第27079号案件是恶意提起的知识产权诉讼案件,严重损害了其合法权益。美爵信达公司的该主张能否成立,应当从上述因恶意提起知识产权诉讼损害责任的含义及构成要件进行评述。首先,比特科技公司在第27079号案件中起诉美爵信达公司侵害了其对第4359350号TELEMATRIX商标享有的专用权,但该TELEMATRIX商标是比特科技公司以不正当手段抢先注册的他人已经使用并有一定影响的商标。该事实已为生效法律文书所确认。故比特科技公司在提起诉讼时虽然在形式上具有商标局核发的商标注册证,但该商标权却不具有实质上的合法性。而且根据《商标法实施条例》(2002年9月15日起施行)第三十六条的规定,被撤销的注册商标,一般情况下其专用权也是视为自始不存在的。北京市第三中级人民法院在再审案件中,也是以比特科技公司已不具备该争议商标专用权为由撤销了第27079号案件民事判决书。因此,比特科技公司在提起第27079号案件诉讼时,其主张的商标权并不具备实质上的合法性及稳定的法律效力,该诉讼在事实和法律上不具有合法的根据。故比特科技公司主张其是在商标权具有稳定法律效力的前提下提起的诉讼,具有法律和事实基础的答辩意见,本院不予支持。其次,比特科技公司提起第27079号案件诉讼主观上具有恶意。《商标法》(2001年修正)第三十一条规定,申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该规定意味着商标注册人在商标注册中应当遵守诚实信用原则,不能损害他人已经使用并有一定影响的未注册商标权利。商标注册人违反该规定申请商标注册,主观上应当被认定为具有恶意。生效法律文书已经确认比特科技公司申请注册涉案第4359350号TELEMATRIX商标违反了该法律规定。因此,比特科技公司在申请商标注册时显然具有主观恶意。商评委在争议裁定书中称比特科技公司“难谓善意”,即比特科技公司主观上具有恶意之意。从比特科技公司作为电话机行业经营者的身份以及其在自己网站上宣称的其是“与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一”的内容来看,其对于第4359350号TELEMATRIX商标是抢先注册的他人已经使用并有一定影响的商标的情形也是明知的,此点亦能证明比特科技公司在申请注册商标时存在主观恶意。比特科技公司在明知其申请注册的第4359350号TELEMATRIX商标是抢先注册的、不具有实质上的合法性的情况下,仍然对美爵信达公司提起第27079号案件诉讼,显然其主观目的不是真正维护其合法权益,而是意图以诉讼的手段获取不正当利益,损害美爵信达公司的合法权益,故其提起诉讼时主观上恶意明显。而且,从比特科技公司针对美爵信达公司的代工商、经销商提起了多件诉讼案件,也可以看出其主观恶意非常明显,其实质上是以恶意提起诉讼的手段有计划有预谋地针对美爵信达公司实施不正当竞争。尽管在比特科技公司于2004年11月申请第4359350号TELEMATRIX商标注册时,TELEMATRIX商标在境外的权利人以及在境内的使用人尚不是美国美爵信达公司及美爵信达公司,但此点不影响认定比特科技公司申请商标注册时存在主观恶意,也不影响认定其在随后提起的诉讼中存在主观恶意,况且在比特科技公司申请注册之后,美国美爵信达公司兼并了TELEMATRIX商标在国外的原权利人并授权美爵信达公司在中国使用该商标并作为其独家授权代表,比特科技公司作为电话机行业的竞争者,再加上其明确知晓TELEMATRIX商标是国际上的知名品牌,其对此应当有所了解。在此情况下,其仍然对美爵信达公司提起诉讼,主观恶意明显。最后,比特科技公司提起第27079号案件诉讼后,美爵信达公司被判决停止侵权,即意味着其不能再使用TELEMATRIX商标,并且还需要承担赔偿责任。该后果显然损害了美爵信达公司的合法权益,破坏了美爵信达公司的竞争优势。综上,比特科技公司针对美爵信达公司提起的第27079号案件诉讼属于因恶意提起的知识产权诉讼。作为美爵信达公司同行业的竞争者,比特科技公司违背诚实信用原则和公认的商业道德,滥用诉讼权利,损害了美爵信达公司的合法权益,破坏了其竞争优势,扰乱了正常的经济秩序,美爵信达公司据此主张比特科技公司的该恶意诉讼行为属于不正当竞争行为的意见于法有据,应予支持。本院对美爵信达公司要求比特科技公司为此承担相应法律责任的主张予以支持。

《民法通则》第一百三十五条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。第一百三十七条规定,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。第27079号案件一审民事判决书于2011年1月31日做出,美爵信达公司在二审中撤回上诉,二审法院于2011年7月14日裁定准许撤回上诉,该案一审民事判决书发生法律效力。但该案一审民事判决书做出以及发生法律效力的时点不能作为美爵信达公司知道或应当知道其权利被侵害的时点,因为只有该生效判决被再审撤销之后,美爵信达公司才能知道或应当知道比特科技公司提起的恶意诉讼损害了其合法权益,因此美爵信达公司提起本案的诉讼时效应当自北京市第三中级人民法院向其送达2014年12月19日做出的(2014)三中民提字第11564号民事判决书之时开始计算。美爵信达公司于2015年5月4日提起本案诉讼,显然未超过二年的诉讼时效。因此,比特科技公司应当承担赔偿美爵信达公司经济损失的法律责任。

对于赔偿经济损失的具体数额,应当限于比特科技公司恶意提起第27079号案件诉讼给美爵信达公司造成的损失,即损失应当与该恶意诉讼案件有因果关系。因第27079号案件判决美爵信达公司停止使用TELEMATRIX商标,因此美爵信达公司为此更换电话机模具的费用190万元应当予以支持。美爵信达公司为撤销第27079号案件民事判决书提起再审案件支出的律师费6万元,属于因比特科技公司恶意诉讼给美爵信达公司造成的损失,应予支持。美爵信达公司主张的“其因恶意诉讼而停止使用涉案商标造成的可得利益损失”与“其因恶意诉讼丧失市场优势地位和快速发展机会而遭受的损失”均属于其因恶意诉讼不能使用TELEMATRIX商标从而处于市场竞争中不利地位给其造成的经营上的损失,实为同一损失,不能计算为两种损失。美爵信达公司因恶意诉讼不能使用TELEMATRIX商标,必然给其经营上造成经济损失,故该损失应予赔偿。美爵信达公司以比特科技公司的销售发票、销售合同及客户名单为依据从比特科技公司获利的角度证明其经营上损失的数额,虽然比特科技公司的获利数额与美爵信达公司的损失数额不一定对等,但在侵犯知识产权诉讼案件中侵权人的获利也是计算侵权赔偿数额的一种方法,且美爵信达公司主张比特科技公司的获利数额所涉及到的比特科技公司的销售发票、销售合同、客户名单均与其使用TELEMATRIX商标有关,因此美爵信达公司的该主张具有合理性,但在根据美爵信达公司提供的比特科技公司的销售发票、销售合同及客户名单计算比特科技公司的获利时,应当考虑到TELEMATRIX商标在电话机产品销售利润中所贡献的比例,而不是将上述证据所涉及到的电话机销售金额全部计算为比特科技公司的获利。另外,在计算美爵信达公司的经济损失时,还应当考虑到因恶意诉讼给美爵信达公司造成经营损失的期间,即应当从第27079号案件民事判决书生效至第4359350号TELEMATRIX商标被撤销的终审判决做出。结合该期间及上述比特科技公司获利的情况,并综合考虑到比特科技公司的主观恶意、涉案侵权行为的性质和情节等因素酌情确定经营上的具体损失数额。美爵信达公司以比特科技公司在起诉中讯数码公司案件中主张的索赔数额及计算依据为根据计算本案赔偿数额无合理理由,且比特科技公司在此案中主张的索赔数额所依据的产品生产数量、获利情况等并无客观依据,故本院对美爵信达公司该种计算赔偿数额的方法不予支持。美爵信达公司主张的宣传推广费、商标注册费及其在商标评审、商标行政案件中支出的律师费与涉案恶意诉讼无关,本院不予支持。对于美爵信达公司为本案诉讼支出的律师费,本院予以支持,与上述确定的经济损失一并计算。

《商标法》(2013年修正)第六十三条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。该规定中“一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的方法被认为是我国目前知识产权法律中规定的惩罚性赔偿。根据该规定,惩罚性赔偿适用的前提是侵权人具有主观恶意,侵权情节严重,且能够按照侵权人获利、权利人损失或者商标许可费准确确定具体的赔偿数额。在此前提下,再在侵权人获利、权利人损失或者商标许可费一倍以上三倍以下计算赔偿数额。惩罚性赔偿旨在通过让恶意侵权人承担超出权利人实际损失或侵权人实际获利之外的赔偿,惩罚、吓阻侵权人,与民事补偿性赔偿旨在填补权利人实际损失具有不同的功能。因此在适用惩罚性赔偿时,需要严格谨慎,除了要求侵权人具有主观恶意、侵权情节严重外,还要能够准确计算权利人的实际损失或者侵权人的实际获利,或者查明确定的商标许可费数额,然后才能在此基础上根据侵权人恶意程度、侵权情节的严重程度在一倍以上三倍以下具体确定需要承担的惩罚性赔偿数额。本案中,尽管可以确定美爵信达公司因比特科技公司的恶意诉讼无法使用TELEMATRIX商标给其带来了经营上损失,且能够从因恶意诉讼给美爵信达公司带来损失的期间及上述比特科技公司获利的角度考虑本案赔偿数额,但比特科技公司在上述期间的获利数额并不能准确计算,美爵信达公司也不能准确计算其经济损失数额,故本案无法适用惩罚性赔偿,且本院在考量本案赔偿数额时已经考虑到了比特科技公司的主观恶意及涉案恶意诉讼行为的情节,因此本院对美爵信达公司要求适用惩罚性赔偿的意见不予支持。

比特科技公司提起的恶意诉讼给美爵信达公司造成了不良影响,美爵信达公司要求比特科技公司公开消除影响的诉讼请求,应予支持。

综上,依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款,第一百三十四条第一款第(七)项、第(九)项,《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第二十条之规定,判决如下:


裁判结果

一、被告山东比特智能科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内履行在《法制日报》上刊登声明的义务,为原告北京美爵信达科技有限公司公开消除影响(该声明内容需在本判决书生效后十日内送本院审核,逾期不履行,本院将在相关媒体上公开本判决书主要内容,所需费用由被告山东比特智能科技股份有限公司负担);

二、被告山东比特智能科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京美爵信达科技有限公司经济损失500万元;

三、驳回原告北京美爵信达科技有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费141800元,由原告北京美爵信达科技有限公司负担41800元(已交纳),由被告山东比特智能科技股份有限公司负担100000元(于本判决生效后七日内交纳)。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于北京知识产权法院。


审判人员

审判长李自柱

人民陪审员徐强

人民陪审员陆红

二一七年六月二十九日

书记员谭雅文