【审理法院】:西北地区/陕西省/陕西省高级人民法院

【法院层级】:高级法院

【案例类型】:普通案例

【审理程序】:二审

【案  号】:民事/适用特殊程序案件案由/申请诉前停止侵害知识产权案件

【文书类型】:判决书

【审结时间】:2016/12/9 0:00:00

咸阳西秦生物科技有限公司、礼泉西秦化工有限公司)、与罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷民事二审判决书
当事人信息

上诉人(原审原告):咸阳西秦生物科技有限公司。

法定代表人:梁科权,该公司总经理。

委托诉讼代理人:苏秦玉,陕西法智律师事务所律师。

委托诉讼代理人:苏州。

上诉人(原审原告):礼泉西秦化工有限公司。

法定代表人:梁西秦,该公司董事长。

委托诉讼代理人:刘璐,陕西法智律师事务所律师。

委托诉讼代理人:苏州。

上诉人(原审被告):罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司。

法定代表人:LIMYOKELOON(LINYULIN),该公司董事长。

委托诉讼代理人:秦涛,陕西永嘉信律师事务所律师。

审理经过

上诉人咸阳西秦生物科技有限公司(以下简称:咸阳西秦)、礼泉西秦化工有限公司(以下简称:礼泉西秦)、与上诉人罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司(以下简称:罗门哈斯)因申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷一案,咸阳西秦、礼泉西秦、罗门哈斯均不服西安市中级人民法院作出的(2012)西民四初字第00036号民事判决书,向本院提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。上诉人咸阳西秦委托诉讼代理人苏勤玉、苏州,礼泉西秦委托诉讼代理人刘璐、焦和平,罗门哈斯委托诉讼代理人秦涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

咸阳西秦、礼泉西秦二上诉人上诉请求:1.撤销原审判决,依法改判被上诉人罗门哈斯向其赔偿损失4900万元人民币;2.一、二审诉讼费由被上诉人承当。主要事实及理由:1.原审认定事实不清。(1)被上诉人滥用诉前禁令临时措施之权利,给上诉人造成了巨大的经济损失,其行为属于恶意诉讼。被上诉人在中国境内独占实施许可的ZL99812324.2专利已在2007年8月20日经中华人民共和国知识产权局专利复审委员会宣告部分无效,但上诉人在明知其权利部分无效的情况下,于2008年9月5日以停止侵权为由将上诉人诉至原审法院,并申请禁令。被上诉人诉前禁令及诉讼行为显然是为了实现扩大、占领中国市场,阻碍上诉人新产品上市的恶意目的。其恶意诉讼行为致使上诉人的市场利益受到严重损害,原审法院在认定事实方面忽略了被上诉人恶意诉讼这一行为。(2)关于本案赔偿数额的认定问题。上诉人在一审提交足以证明损失的相关证据,但一审法院未予认;(3)在一审期间,上诉人多次向原审法院申请因诉前禁令行为给上诉人造成的损失的司法鉴定,但因被上诉人使用不正当手段进行阻挠,致使司法鉴定无法进行,而原审对此置之不理。2.原审适用法律错误。依据《中华人民共和国专利法》第六十六条第五款:“申请人有错误的申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。”申请人因错误的诉前禁令申请给被申请人造成的损失,其赔偿数额应与被申请人的损失数额相当,而原审法院将损失局限于被上诉人所交纳的保证金范围是对上述法律规定的错误认识,该保证金并不能填补被上诉人错误的申请行为所造成的损失,原审法院判决450万元的赔偿额与上诉人的实际损失相差甚远。

一审被告辩称

罗门哈斯答辩称:1.咸阳西秦、礼泉西秦未在法定上诉期内提起上诉,其上诉权已经丧失,应当对上诉不予受理。2.事实方面:(1)其申请诉前禁令没有恶意诉讼目的。在答辩人获得了专利权人阿格洛士公司的独占实施许可,涉案专利处于有效状态,许可合同依法备案的情况下,答辩人提交的所有申请材料均真实有效,因而答辩人没有诉讼恶意。另,涉案专利确认无效后,答辩人主动申请解除禁令并被获准,这进一步表明,即便两上诉人违法销售,答辩人仍然在善意的行使诉权。(2)两上诉人许诺销售、销售涉案产品系违法产品,且未遵守禁令停止销售,其主张的经济损失不具有合法性,对非法销售行为的制止,不可能造成合法损失,对方在未能提供有效损失的情况下,原审不予认定是正确的;(3)司法鉴定机构退回委托合法客观,两上诉人指答辩人使用不正当手段阻挠鉴定没有依据。3.因对方无合法利益,原审判决答辩人承担赔偿责任于法无据,在对方举证不能的情况下,赔偿上限只能是100万,原审判决赔偿450万元显然错误,就此,答辩人已经提出上诉。综上,请求依法驳回两上诉人的上诉请求。

罗门哈斯上诉请求:1.撤销原审判决,改判上诉人不承担赔偿责任;2.一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。主要事实及理由:1.原审判决适用法律错误,被上诉人主张的损害为非法利益,不应保护;2.原审判决认定事实错误,上诉人没有承担赔偿责任的事实基础。(1)上诉人举报行为和被上诉人未取得登记没有因果关系;(2)被上诉人在禁令期间仍然违法销售案涉产品,不存在所谓的经营损失;(3)上诉人申请诉前禁令并无错误,不应承担赔偿责任。3.本案发生是农药监管部门不作为所致,让上诉人承担责任是不公正的。

咸阳西秦、礼泉西秦共同答辩称:1.罗门哈斯是否承担损害责任责任不以其存在主观过错为前提。(1)申请诉前禁令错误引起的损害赔偿责任并不适用“过错规则原则”;(2)罗门哈斯以其在申请诉前禁令时独占实施的专利权有效为由辩称其没有过错依法不能成立。2.两答辩人未取得农药登记证不能作为罗门哈斯免除损害赔偿责任的理由。(1)未取得农药登记证系由于罗门哈斯向有关部门的恶意投诉直接所致;(2)两答辩人在取得农药登记证前已获得陕西省科技行政部门授权其“推广”案涉产品;(3)是否取得农药登记证,属于违反行政法规,应否收到行政处罚的问题并非判断其是否存在损失的前提条件。3.罗门哈斯所称的“礼泉西秦、咸阳西秦在禁令期间仍然销售和许诺销售因而不存在损失”没有事实依据。4.礼泉西秦、咸阳西秦的损失是客观存在的,也是可以评估的;5.罗门哈斯申请诉前禁令属于恶意为之,法院在确定最终损失赔偿数额是应当考虑这一因素。

咸阳西秦、礼泉西秦向原审法院起诉请求:赔偿原告损失人民币4900万元;承担本案全部诉讼费用。

一审法院查明

原审法院查明,1999年6月30日阿格洛珐士公司向中华人民共和国国家知识产权局提出专利申请。2006年3月29日中华人民共和国国家知识产权局授予阿格洛珐士公司发明专利权,专利名称为:用于对抑止植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物,专利权人地址:美国伊利诺斯州,专利号为:ZL99812324.2,专利权人阿格洛珐士公司。2006年4月21日阿格洛珐士公司作为许可方与被许可方罗门哈斯签订的“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”专利实施许可协议约定:阿格洛珐士公司作为专利权人,许可罗门哈斯在中国境内独占实施许可ZL99812324.2专利,罗门哈斯可以在中国境内进口、许诺销售、销售并使用产品;阿格洛珐士公司应派代表到罗门哈斯提供技术协助,最大可能的实施该专利;罗门哈斯有权在中国境内对包括自专利授权公告日至专利届满日期间所发生的侵权自行提起侵犯该专利的诉讼并承担费用。协议有效期限至2019年3月29日,协议生效期2006年6月15日。2006年7月25日阿格洛珐士公司与罗门哈斯对上述专利实施许可合同在中华人民共和国国家知识产权局进行了备案登记。2007年8月20日中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会根据无效宣告请求人上海利统生化制品有限公司(以下简称:利统公司)的请求,作出了第10493号无效宣告请求审查决定书,决定宣告ZL99812324.2专利权部分无效。决定送达后,因利统公司不服中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员第10493号无效宣告请求审查决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉。2008年8月28日北京市第一中级人民法院经审理后,作出(2007)一中行初字第1501号行政判决:维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员于2007年8月20日作出的第10493号无效宣告请求审查决定。宣判后,利统公司不服北京市第一中级人民法院(2007)一中行初字第1501号行政判决,向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院经审理后于2009年2月18日作出(2009)高行终字第10l号行政判决。驳回上诉,维持一审判决。

另查明,2007年2月12日罗门哈斯致函礼泉西秦,内容载明:其从有关报道中了解到礼泉西秦正在从事1-甲基环丙烯果蔬保鲜剂的生产、销售的准备工作,并于2006年12月17日在咸阳召开了“1-甲基环丙烯果蔬保鲜剂科技成果鉴定会”,在会上散发了相关材料,为大规模商业化生产、销售1-甲基环丙烯果蔬保鲜剂产品做积极的准备工作。礼泉西秦的行为,侵犯了其专利独占实施权,并告知礼泉西秦尽快停止为生产、销售l-甲基环丙烯果蔬保鲜剂所作的准备工作。2008年8月29日因咸阳西秦在其网站WWW.xyxqsw.cn和中国林果信息网、中国农商网、咸阳生产力促进网等网站上宣传其公司及“鲜博士”l-甲基环丙烯(1-MCP)果蔬保鲜剂产品,并称咸阳西秦原为礼泉县化工有限实业公司,于2005年8月22日研制成功;(1-MCP)果蔬保鲜剂,目前市场销售价160元/g,可处理12-15立方米的苹果,2007年正式进行产品推广;该技术于2006年获得国家发明专利,专利号为ZL200610042683.2;咸阳西秦在网上还发布诚招果蔬保鲜剂代理商;礼泉县化工有限实业公司对生产1-MCP吸附环糊精母体具备年产200吨的技术能力,北京市方正公证处根据罗门哈斯申请对该网页进行了证据保全。2008年9月5日罗门哈斯认为,礼泉西秦、咸阳西秦许诺销售、销售其产品的行为侵犯ZL99812324.2专利权,向原审法院提出诉前停止侵犯专利权行为之申请,请求法院责令:礼泉西秦、咸阳西秦不得许诺销售或销售1-甲基环丙烯(1-MCP)果蔬保鲜剂产品。2008年9月27日原审法院经审查,在罗门哈斯向原审法院交纳了500万元作为诉前禁令保证金后作出(2008)西民四知禁字第002号民事裁定:礼泉西秦、咸阳西秦在收到本裁定后不得许诺销售或销售侵犯专利号为ZL99812324.2“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”发明专利权的产品。裁定下发后,礼泉西秦、咸阳西秦因不服该民事裁定,提出复议申请,请求撤销原审法院(2008)西民四知禁字第002号民事裁定。原审经审查后作出(2008)西民四知禁字第002号复议决定:驳回礼泉西秦、咸阳西秦的申请。2008年10月20日罗门哈斯以侵犯专利权为由,将礼泉西秦、咸阳西秦诉至法院。原审审理期间,因罗门哈斯、礼泉西秦、咸阳西秦对被控侵权产品与专利技术特征是否相同及礼泉西秦、咸阳西秦使用的技术是否是公知技术各持己见,罗门哈斯提出鉴定申请,请求对1-甲基环丙烯产品的技术特征与涉案发明专利ZL99812324.2权利要求4、5、8、9的技术特征相同或等同进行司法鉴定;礼泉西秦、咸阳西秦提出鉴定申请,请求鉴定包合物与络合物是两种不同种类的化合物;礼泉西秦、咸阳西秦使用的是公知技术。2009年1月15日原审法院委托陕西西安知识产权司法鉴定中心(以下简称:鉴定中心)对礼泉西秦、咸阳西秦生产、销售的l-甲基环丙烯产品均技术特征与涉案发明专利ZL99812324.2权利要求4、5、8、9的技术特征是否相同或等同进行司法鉴定。鉴定中心接受原审法院委托后于2009年8月27日作出西知司鉴[2009]第02号鉴定意见,结论为:ZL99812324.2权利要求4、5、8、9与被控侵权产品技术特征相同。原审法院将鉴定意见书送达罗门哈斯、礼泉西秦、咸阳西秦后,2009年9月16日礼泉西秦、咸阳西秦提出异议。2009年11月lO日鉴定中心作出关于礼泉西秦、咸阳西秦对西知司鉴(2009)第2号鉴定意见异议书的审查鉴定结论,内容载明:经过专家委员会讨论认为:西知司鉴(2009)第2号鉴定意见中关于络合物与包合物“就该产品而言相同”的鉴定结论正确。2009年11月23日礼泉西秦、咸阳西秦再次提出其使用的技术是已有公知技术的鉴定。2010年5月5日鉴定中心出具了西知司鉴[2010]第0l号鉴定意见,结论为:被控侵权物技术特征与礼泉西秦、咸阳西秦提供的日本专利申请技术方案中相应的技术特征不同。原审法院将鉴定意见书送达罗门哈斯、礼泉西秦、咸阳西秦后,20lO年5月21日礼泉西秦、咸阳西秦对西知司鉴字第01号《鉴定意见》提出异议。2010年7月5日鉴定中心对礼泉西秦、咸阳西秦提出的异议经审查答复为:礼泉西秦、咸阳西秦的产品技术特征为1-甲基环丙烯;而礼泉西秦、咸阳西秦提供的日本《乙烯和a-环糊精包.结化合物的植物生长调节剂》专利申请文件公开的相应技术特征为乙烯,两者既不相同,也不等同。

再查明,2010年7月26日中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出第15151号无效宣告请求审查决定书,宣告ZL99812324.2号专利权全部无效。决定送达后,因阿格洛珐士公司不服中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会第15151号无效宣告请求审查决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2010年8月10日原审法院以上述无效宣告请求审查决定尚未发生法律效力为由,中止本案诉讼。2011年9月23日北京市第一中级人民法院作出(2011)一中知行初字第938号行政判决:维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第15151号无效宣告请求审查决定。宣判后,阿格洛珐士公司在上诉期内未提出上诉。本案发生法律效力后,原审法院恢复审理,并于2011年1月18日根据罗门哈斯的申请,口头通知礼泉西秦、咸阳西秦解除了原审法院作出的诉前禁令措施。2011年1月24日原审法院以(2008)西民四初字第365号民事裁定书裁定:解除原审法院(2008)西民四知禁字第002号民事裁定采取的礼泉西秦、咸阳西秦在收到本裁定后不得许诺销售或销售侵犯专利为ZL99812324.2“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”发明专利权产品的措施。2011年11月16日罗门哈斯向原审法院提出撤诉申请,20l1年11月2日原审法院根据罗门哈斯提出的撤诉申请,以(2008)西民四初字第365号民事裁定书裁定:准许罗门哈斯撤回起诉。

又查明,2012年3月16日礼泉西秦、咸阳西秦向原审法院提出申请,请求对2008年9月27日至2011年1月24日期间,因罗门哈斯申请诉前停止许诺销售、销售1-MCP果蔬保鲜剂产品(包括但不限于鲜博士牌产品)所遭受的损失进行司法鉴定。2012年3月30日罗门哈斯对礼泉西秦、咸阳西秦的鉴定申请提出异议,认为礼泉西秦、咸阳西秦提交的损失依据均来源于可行性报告等预测文件,不具备基本的客观实在性,且礼泉西秦、咸阳西秦非法生产、销售所预期的收益不应受法律保护。2012年4月10日礼泉西秦、咸阳西秦以其与罗门哈斯正积极调解,申请本案延期开庭审理。2012年5月4日罗门哈斯以其与礼泉西秦、咸阳西秦对本案和解态度积极,且谈判正在进行为由,请求延期审理。2012年8月7日礼泉西秦、咸阳西秦以其经过多方努力,未能取得任何实质性结果,申请对本案继续审理。原审法院于2012年8月29日公开开庭审理了本案。2012年9月6日原审法院就礼泉西秦、咸阳西秦补充提交的证据进行了质证。2012年9月7日原审法院根据礼泉西秦、咸阳西秦的申请,委托鉴定部门就2008年9月28日至2011年1月18日即原审法院裁定诉前禁令期间给礼泉西秦、咸阳西秦造成的损失进行司法鉴定。2012年9月12日罗门哈斯再次表示不同意司法鉴定。2012年10月19日陕西高新资产评估有限责任公司在接受原审法院委托鉴定后,经查阅有关资料,了解到此案涉及的产品在禁令期前没有生产、销售,禁令期间产品的生产许可资质也未取得,以从现有资料及条件,无法做出客观、公正的评估结论退回委托。2012年10月25日原审法院将陕西高新资产评估有限责任公司退回委托申请通知礼泉西秦、咸阳西秦、罗门哈斯。礼泉西秦、咸阳西秦提出异议,认为根据现有的资料和条件,完全可以评估出其因禁令所造成的损失;罗门哈斯则认为本案退回鉴定申请,符合案件事实,完全合法。2012年12月26日陕西高新资产评估有责任公司针对礼泉西秦、咸阳西秦的异议申请,再次说明,经查阅有关资料,了解到此案涉及的产品在禁令期前没有生产销售,禁令期间该产品也未生产、销售,从申请人提供的现有资料无法做出客观、公正的评估结论。2013年1月17日礼泉西秦、咸阳西秦对此再次提出异议,认为其固定损失是可以计算,鉴定方法可以进行选择。

2013年1月17日原审法院在委托鉴定无法作出的情况下,开庭审理了本案。庭审期间,罗门哈斯的证人陈述称,申请农药登记分田间试验、临时登记和正式登记三个阶段,本案涉及的产品因对应的农作物一年只有一季,在申报后至少要试验2年,如果资料齐全,提交到农业部鉴定所审核,取得登记证需2年半到3年时间,涉及知识产权纠纷应予受理,但不办理登记。农产品农药登记证系由农业部颁发,农产品农药生产许可证是由工业和信息化部颁发。礼泉西秦、咸阳西秦称其在2008年办证时,罗门哈斯将其举报至农业部,农业部遂停止给其办证。禁令解除后,其目前已经报请登记,尚未取得农产品农药登记证和农产品农药生产许可证。礼泉西秦饱和生产争讼之产品能力为30吨/年,产值100多个亿,按照5%来计算就是诉讼请求赔偿的数额。礼泉西秦、咸阳西秦称其主张的损失包括禁令造成的固定损失是自2008年10月至2010年12月银行贷款利243.16万元,人员薪酬,固定资产折旧324.36元,土地使用权租赁费,专利使用费等,但礼泉西秦、咸阳西秦对其主张的损失,未能提供充分的证据。罗门哈斯称礼泉西秦、咸阳西秦在原审法院作出禁令措施期间仍然销售争讼之产品,未能提供充分的证据。

还查明,礼泉西秦系由礼泉县化工有限实业公司变更而来,主要负责生产,咸阳西秦负责销售。礼泉西秦自1997年成立时起,从事植物生长调节剂(1-MCP)的自主研发,与大专院校及科研机构合作研发,研发的1-MCP品保鲜效果达到国外同类产品水平。2007年5月20日咸阳市人民政府就礼泉西秦研发的“甲基环丙烯果蔬保鲜剂”向其颁发了咸阳市科学技术一等奖证书。2007年6月1日“甲基环丙烯果蔬保鲜剂”被陕西省科学技术厅确认为陕西省科学技术成果。2007年8月6日“1-甲基环丙烯”被陕西省科学技术厅认定为高新技术产品。2007年10月3日中华人民共和国国家知识产权局授予西安交通大学、礼泉西秦发明专利权,专利名称为:用于果蔬花卉保鲜的1-甲基环丙烯稳定包结物的制备,专利号为:ZL200610042683.2,专利权人西安交通大学、礼泉西秦。2007年11月26日陕西省科学技术厅与礼泉西秦签订了陕西省“13115”,科技创新工程重大科技产业化项目合同书,内容载明,项目名称:1.甲基环丙烯产业化项目,起止年限:2007年6月至2009年6月;总体目标:在项目执行期间,项目新增投资4150万元,实现累计销售收人800万元,累计净利润181万元,在本项目完成时,年生产能力达到30吨,年销售收入达到12000万元。2008年11月国家科学技术部等部门就礼泉西秦的“1-甲基环丙烯果蔬保鲜剂”颁发了国家重点新产品证书。2009年1月21日陕西省人民政府给礼泉西秦的“l-甲基环丙烯果蔬保鲜剂的研制”颁发了陕西省科学技术二等奖。礼泉西秦1-甲基环丙烯项目是陕西省“13115”科技创新工程重点扶持项目。

一审法院认为

原审法院认为,根据礼泉西秦、咸阳西秦、罗门哈斯的诉辩主张,本案涉及的主要问题是:一、本案的性质及礼泉西秦、咸阳西秦因诉前禁令有无损失;二、若有损失,如何确定赔偿数额的问题。

一、关于本案的性质及礼泉西秦、咸阳西秦因诉前禁令有无损失的问题。本案属于因申请诉前停止侵害专利权行为引发的损害责任纠纷。因申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷是指在人民法院应专利权人或利害关系人的申请而采取临时措施之后,因申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失而发生的损害责任纠纷,该纠纷本质上属于财产损害赔偿纠纷。根据原审法院查明的事实,罗门哈斯是经“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”专利权人许可实施的专利,在其实施专利期间,罗门哈斯发现礼泉西秦、咸阳西秦未经许可,许诺销售、销售其产品的行为侵犯了其依法实施的专利权,遂向原审法院提出诉前停止侵犯专利权行为之申请,原审法院根据罗门哈斯的申请作出了(2008)西民四知禁字第002号民事裁定:礼泉西秦、咸阳西秦在收到本裁定后不得许诺销售或销售侵犯专利号为ZL99812324.2“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”发明专利权的产品。诉前禁令作出后,礼泉西秦、咸阳西秦不得许诺销售、销售争讼之产品是不争的事实,由此给其造成损失也是不言而喻的。罗门哈斯辩称,诉前禁令期间,礼泉西秦、咸阳西秦没有执行诉前禁令裁定,相反一直在多达20余个网页许诺销售、销售涉案“鲜博士”1-甲基环丙烯(l-MCP)果蔬保鲜剂,不存在“因停止有关行为所遭受的损失”,即赔偿的事实基础不存在。因罗门哈斯对此主张未能提供充分的证据,原审法院依法不予支持。至于罗门哈斯提出礼泉西秦、咸阳西秦的产品只是在试制阶段,其从事农药生产包括试制、销售均未取得批准登记,其依法不能销售,不存在损失。原审法院注意到礼泉西秦、咸阳西秦许诺销售、销售涉案“鲜博士”1-甲基环丙烯(1-MCP)果蔬保鲜剂,是否取得行政部门的审批登记,属于违反行政法规应否受到行政处罚的问题,并非判断其是否存在损失的前提条件;且礼泉西秦、咸阳西秦未能取得行政部门的审批登记,与罗门哈斯申请诉前禁令有一定的因果关系,因此,罗门哈斯的此项主张,不能得到原审法院的支持。

二、关于如何确定本案赔偿数额的问题。侵害赔偿是指当事人一方因侵权行为或不履行债务而对他方造成损害时应承担补偿对方损失的民事责任。对权利人来说,损害赔偿是保护民事权利的手段;对义务人来讲,损害赔偿是民事责任承担的方式。损害赔偿具有补偿性功能和财产责任形式特点,侵害赔偿应遵循损益相当的基本原则,赔偿应与损害大小一致。本案在审理期间,咸阳西秦、礼泉西秦为证明罗门哈斯不当申请诉前禁令,给其造成损失人民币4900万元,提供了礼泉西秦长期自主、合作研发1-MCP产品的证据、1-MCP产品质量达到国际先进水平证据、1-MCP品获得国家发明专利及各级政府科技奖项的证据、1-MCP产品项目是陕西省“13115”工程重大科技产业化项目,具备年产30吨生产能力的证据、1-MCP产品市场销售价格区间的证据、1-MCP产品市场空间巨大的证据、礼泉西秦、咸阳西秦在诉前禁令解除后产品推广情况证据、礼泉西秦申请农药登记、可以合法推广的证据、礼泉西秦、咸阳西秦年产30吨1-MCP品产材料、动力及燃料成本统计表、礼泉西秦工资支付统计表、礼泉西秦董事会决议、礼泉县阡东镇梁家村村民委员会证明、工程款支付发票、中国农业银行股份有限公司礼泉县支行证明、资产负债表及利润表,因上述证据均不能成为本案损失赔偿数额确定的直接依据,礼泉西秦、咸阳西秦同时提供了损失的评估报告,因评估报告系其单方委托作出,罗门哈斯对此不予认可,同样不能作为其请求赔偿损失数额的依据。为此,原审法院根据礼泉西秦、咸阳西秦提出的鉴定申请,委托鉴定机构就2008年9月28日至2011年1月18日即因诉前禁令期间给礼泉西秦、咸阳西秦造成的损失进行司法鉴定。由于本案诉争的产品无论在禁令作出前,还是禁令解除后均未投入销售,导致鉴定机构无法作出鉴定意见。加之,礼泉西秦、咸阳西秦之后补充提交的损失依据即支付科研经费凭证、支付劳务费凭证、土地款凭证、支付工程款收款收据、支付试验装饰费凭证、财政拨款单据、支付土地租赁款收款收据,与本案因诉前禁令所造成的损失没有直接的因果关系,致原审法院无法依据上述凭证作为认定损害赔偿的依据。需要说明的是本案礼泉西秦、咸阳西秦起诉依据是《中华人民共和国专利法》第六十六条的相关规定,该条第一款、第二款、第五款规定:专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时,应当提供担保;不提供担保的,驳回申请。申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。由此规定说明申请诉前禁令的前提条件是申请人应当提供担保,而担保的目的就是为了保证因申请人申请诉前禁令错误,保证被申请人因停止有关行为所遭受的损失得到赔偿。原审法院在裁定采取诉前禁令时,考虑到礼泉西秦、咸阳西秦在禁令期间不得许诺销售或销售争讼之产品的销售收入及其它合理费用的支出、案件的审理周期,要求罗门哈斯提供了采取诉前禁令期间可能给被申请人造成损失的保证金;换言之,保证金就是申请人申请禁令错误时,用以赔偿被申请人因禁令可能遭受的损失。遵照侵权损害赔偿的目的在于尽可能恢复到被侵权人末遭受加害行为之前应有的状态。原审法院根据本案的具体情况、采取禁令的持续时间、禁止销售产品的特性、礼泉西秦及咸阳西秦具有得以满足市场需求之销售能力、任何不确定的市场风险、罗门哈斯申请禁令时的主客观原因等因素及申请禁令提供担保的目的,酌情确定本案损失赔偿数额为人民币450万元。罗门哈斯辩称,礼泉西秦、咸阳西秦称其直接投资、预期收益等,缺乏事实基础,不受法律保护,罗门哈斯申请诉前禁令并无错误,不应承担赔偿责任,与事实和法律规定不符,原审法院依法不予采信。罗门哈斯辩称,鉴于礼泉西秦、咸阳西秦对禁令禁止的许诺销售、销售行为是否有合法权利,是本案必须查清的事实,本案应当中止审理。原审法院考虑到中止诉讼是指在诉讼进行中,由于发生某种无法克服和难以避免的特殊情况,使诉讼程序暂时停止。根据本案查明的事实,本案属于因申请诉前停止侵害专利权行为引发的民事诉讼,产品是否进行登记销售是行政部门审查的范畴,并非中止诉讼的理由,因此礼泉西秦、咸阳西秦请求中止本案诉讼,事实和法律依据不足,原审法院依法不予支持。罗门哈斯辩称,根据侵权责任的归责原则,判断罗门哈斯申请诉前禁令是否有错误,应当以罗门哈斯申请行为发生时的主观是否存在过错为前提,罗门哈斯申请诉前禁令即不存在故意亦无过失,要求罗门哈斯对超出其认知能力之外的情形承担责任,有悖侵权理论,且没有法律依据。鉴于归责是指行为人因其行为和物件致他人损害的事实发生以后,应依何种根据使其负责。此种根据体现了法律的价值判断,即法律应以行为人的过错还是应以已发生的损害结果为价值判断标准,而使行为人承担侵权责任。侵权责任是指行为人侵害了他人权利或违反了民事义务而依法应承担的强制性的法律后果。如前所述,本案是基于法律规定即“申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失”提起的民事诉讼,罗门哈斯在申请诉前禁令时虽然有相关的事实与法律依据,但《中华人民共和国专利法》第四十七条规定,宣告无效的专利权视为自始即不存在。由此表明罗门哈斯申请诉前禁令的权利基础已不存在,而《中华人民共和国民法通则》第四条规定:民事活动应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。因此,依据上述法律规定,罗门哈斯应当赔偿其申请诉前禁令给礼泉西秦、咸阳西秦造成的损失,其此项辩称理由,原审法院依法不予支持。综上,依据《中华人民共和国专利法》第六十六条第五款及《中华人民共和国民法通则》第四条之规定,遂判决:一、本判决生效后十日内被告罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司赔偿原告礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司损失人民币450万元;二、驳回原告礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司其余诉讼请求。案件受理费287800元(由礼泉西秦预交),由罗门哈斯负担172680元;礼泉西秦、咸阳西秦负担ll5120元。

本院二审审理期间,咸阳西秦、礼泉西秦向本院提交以下证据:

第一组证据:《合作协议》、《农药登记证》、《农药生产批准文件》、《关于1-甲基环丙烯农药生产批准证书符合产业政策的说明》、《收据》各一份,予以证明案涉产品实际主体和销售主体是咸阳西秦。北农华仅是《农药登记证》、《农药生产批准文件》形式上的申请人,产品的所有权及证照的实际权利人为咸阳西秦。罗门哈斯质证认为,该组证据不属于新证据,且超过了举证期限,不发表质证意见。

第二组证据:陕西省工业和信息化厅《关于西安北农华农作物保护有限公司1-甲基环丙烯农药生产批准证书符合产业政策的函》、陕西省农药鉴定所出具的《情况说明》及《关于1-MPC植物生长调节剂有关农药登记问题的回复》,予以证明其与北农华采取“联营”或“共同实施转化”的方式推广1-甲基环丙烯产品得到了陕西省工业和信息化厅和陕西省农药鉴定所等行政主管部门的认可。罗门哈斯对该组证据的真实性、合法性、关联性不予认可。工信厅的函是给北农化公司的,与其无关。对《情况说明》中认为2013年其与北农化取得了农业部农药登记田间试验申请不予认可,根据相关法律规定不能说明对方取得了田间试验申请与其有关联。

第三组证据:北京卉金正生物科技公司产品包装及山东营养源食品科技有限公司宣传册和农药登记数据表,予以证明在农药生产领域以自身拥有的专利产品与有生产资格的企业进行合作进行科技成果的转化,属于行业惯例。咸阳西秦将其拥有的1-甲基环丙烯专利产品以合作的方式以北农化的名义办理《农药登记证》,而自己实际从事生产和销售不仅符合相关法律规定,及政策规定,也是农药生产行业的惯常做法。罗门哈斯对该组证据的真实性、合法性、关联性不予认可。农药生产企业的联营合作的类型是双方技术合作,与农药的监管政策无关,禁令并没禁止双方专利技术合作,如果北农化是负责办证,咸阳西秦进行生产、销售,那就是违反法律、法规的请执行规定的。

第四组证据:1.陕西省科学技术厅于2007年3月13日出具的《证明》一份;2.陕西省科学技术厅发展计划处于2007年10月15日发给礼泉化工实业有限公司《通知》一份;3.陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目合同书一份;4.陕西省农药行业协会《关于新型果蔬保鲜剂1-甲基环丙烯合作开发项目的通报》。予以证明北农华与咸阳西秦签署合作协议,以北农华为平台办理1-甲基环丙烯相关农药登记、生产许可证等有关手续,符合农药产业发展政策并被行业协会认可。罗门哈斯质证认为,根据相关法律规定北农华与原审原告的行为属于禁止的套证使用证件的行为,不应被支持。

罗门哈斯为证明其主张提交四组证据:

第一组证据:《工业和信息化部政府信息公开申请公开申请答复告知书》一份,予以证明工信部答复公开书中的内容直接否定了两公司声称的咸阳西秦借用北农华公司的农药登记和生产许可证就有权生产、销售1-甲基环丙烯。咸阳西秦质证认为,对其真实性不予认可,不具有法律效力不应采信。礼泉西秦质证认为,对改组证据的真实性不予认可,该答复不是针对本案的事实情况,不能适用本案。答复的四种情况也与本案的实际情况不相符,本案是北农华具有农药登记证和生产许可证的情形,故对其关联性不予认可。

第二组证据:罗门哈斯在2008年、2013年、2015年的三次举报信及陕西省农业厅、陕西省农药管理鉴定所关于对罗门哈斯举报信回复函予以证明原审原告是违法销售。咸阳西秦、礼泉西秦质证认为,因该组证据均是复印件,故对该证据的真实性关联性不予认可。

第三组证据:公证书一份、举报信一份、省农业厅2016年4月29日的回复函一份。予以证明两原审原告主张其赔偿经营收益损失没有合法性。咸阳西秦质证,对该组证据的真实性、合法性及关联性均不认可;礼泉西秦质证称,该组证据不能证明对两原审原告的处罚,该组证据也不具有关联性。

第四组证据:农药套证行为受到查处的相关报道及北农化官网信息下载复印件各一套,予以证明北农化只是提供资质不生产销售不符合事实。咸阳西秦、礼泉西秦质证称,因无原件对该组证据的真实性合法性关联性不予认可。

本院查明

本院二审审理查明,原审查明的基本事实属实,本院予以确认。

另查明,二审审理期间,礼泉西秦、咸阳西秦就罗门哈斯申请禁令错误对其造成的损失向本院申请司法鉴定,后经本院司法技术室委托,由陕西建华会计事务所有限责任公司(以下简称建华会计事务所)对申请人在禁令期间的经济损失进行司法鉴定,该所于2013年12月20日作出陕建华会鉴字(2013)002号司法鉴定报告书,鉴定意见:罗门哈斯因知识产权纠纷而行使诉前禁令,给礼泉西秦、咸阳西秦造成的经济损失为37912808.04元(一、直接损失合计6860968.42元。包括:1、已经报废的原材料、试剂、半成品的损失346760元;2、已经损毁的设备及管道382400元;3、禁令期已经支付的人员工资949799.75元;4、禁令期因摊销固定资产折旧1733984.02元;5、禁令期应支付的土地租金1160273.97元;6、禁令期因支付的银行贷款利息2287750.68元。二、可得利益损失。禁令期给企业造成的专利产品推广销售收益损失31051839.62元)。2014年1月24日本院组织双方当事人对该鉴定意见进行质证,鉴定人李聚胜、古立东出庭接受了法庭及双方当事人的质询。礼泉西秦、咸阳西秦对该鉴定报告发表质证意见认为:该鉴定报告是客观的,但损失认定偏低,一是实际销售价格不会低于每克50元,按每克50元计算是偏低的;二是减去销售税金及附加费不妥。罗门哈斯质证认为:一是任何农产品的生产、销售都必须取得农药销售许可证,但对方一直未取得许可证,所以违法损失和所得是不应计算损失;二是两公司一直都在生产经营,对方一直都在购进原材料,并不会有原材料放坏变质的可能性,不存在原料损失。还认为,鉴定报告的形式是有重大瑕疵的,根据相关法律规定鉴定机构是必须在司法厅进行备案的单位,并且取得鉴定资格,但本案的鉴定机构并不具备相应的资质。鉴定报告必须盖有司法专用章,但该鉴定报告没有此章是有瑕疵的,故对该鉴定的真实性、合法性、关联性均不认可。另,因礼泉西秦、咸阳西秦在诉讼期间已向相关部门申请农药登记证及农药生产批准证,而能否取得两证涉及本案基本事实的认定问题,故本院于2014年7月14日作出了(2013)陕民三终字第00060号民事裁定,中止本案的诉讼。2016年7月21日礼泉西秦、咸阳西秦将涉案《农药登记证》、《农药生产批准证书》提交了本院,本院随即恢复本案的审理,并对获批文件及相关证据组织双方当事人进行了质证。

再查明,咸阳西秦向本院提交的《农药登记证》、《农药生产批准证书》,其中《农药登记证》系北农华于2015年9月24日取得的,农药登记证号为PD20152252的,该证申请单位(生产厂)名称“西安北农华农作物保护有限公司”农药名称:1-甲基环丙烯,有效期2015年9月24日至2020年9月24日;《农药生产批准证书》系北农华于2016年3月23日取得的,证书编号:HNP61003-00004;生产企业:西安北农华农作物保护有限公司;产品名称:3.3%1-甲基环丙烯微囊粒剂;生产类型:加工;有效期至于2018年3月23日。2016年4月20日,陕西省工业和信息化厅《关于确认西安北农华农作物保护有限公司1-甲基丙烯农药生产批准证书符合产业政策的函》表明:“西安北农华农作物保护有限公司:根据《农药管理条例》及《农药生产管理办法》(国家发改委23号令)的有关规定,你公司作为工信部延续核准备案公告的农药生产企业,与咸阳西秦生物科技有限公司合作开发的1-甲基丙烯产品符合国家农药产业政策,其农药生产批准证书HNP61003-00004符合国家有关许可的规定。”

还查明,礼泉西秦经营范围:环状糊精(日用化工),植物生长调节剂,肥料生产销售(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)咸阳西秦经营范围:环状精及衍生物、植物提取物、植物生长调节剂及微肥、水溶肥料的经研究、开发及技术咨询、生产和销售、进口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)。

本院认为

本院认为,本案焦点问题:1.罗门哈斯对其申请诉前禁令行为应否承担损害赔偿责任;2.赔偿数额应如何确定的问题。

关于罗门哈斯对其申请诉前禁令行为应否承担损害赔偿责任的问题。本案属于因申请诉前停止侵害专利权行为引发的损害责任纠纷。根据《专利法》第四十七条:“宣告无效的专利权视为自始即不存在”规定,罗门哈斯虽然是经“用于对抑制植物内乙烯反应的化合物的安全、方便的储藏、运输、使用的络合物”专利权人阿格洛珐士公司许可实施的专利的被许可人,但阿格洛珐士公司享有的ZL99812324.2专利,被中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会于2010年7月26日作出的第15151号决定书,宣告ZL99812324.2号专利权全部无效,因此,该专利的被许可人罗门哈斯在中国境内独占实施许可的权利即不存在,其于2008年9月5日向原审法院提出诉前禁令即为申请错误。依据《专利法》第六十六条第五款“申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失”规定,罗门哈斯作为案涉诉请禁令的申请人对因其申请错误给被申请人礼泉西秦、咸阳西秦造成的的损失应当承担赔偿责任。综上,罗门哈斯认为诉前禁令申请行为对礼泉西秦、咸阳西秦不构成侵权,其不应承担损失赔偿责任上诉理由依法不能成立。

关于赔偿数额应如何确定的问题。本院依据咸阳西秦、礼泉西秦的申请,经本院委托,通过摇号确定陕西建华会计事务所有限公司对禁令期间咸阳西秦、礼泉西秦的损失进行司法鉴定,而且陕西建华会计事务所有限公司属于本院公布的鉴定机构名单之中,加之,对陕建华会鉴字(2013)002鉴定意见本院组织双方当事人进行了举证质证,鉴定人也出庭接受了庭审质询,因此,鉴定机构的鉴定程序合法。该鉴定意见对罗门哈斯申请诉前禁令错误给礼泉西秦、咸阳西秦造成的经济损失包括两项:一是禁令期间的材料与费用支出即直接经济损失6860968.42元;二是禁令期间专利产品推广销售收益损失即可得利益损失31051839.62元。对于直接损失6860968.42元赔偿问题,因该部分损失是礼泉西秦、咸阳西秦为生产做准备的支出,与罗门哈斯申请禁令错误存在直接的因果关系,因此,罗门哈斯对此部分损失依法应承担赔偿责任。对于可得利益损失31051839.62元应否赔偿的问题,虽然省政府工信厅出具的函可以说明咸阳西秦与北农华有联营的事实,但因咸阳西秦提交的案涉农药登记证及农药生产批准证书记载的生产企业均为“西安北农华农作物保护有限公司”,并非联营企业,因此,咸阳西秦、礼泉西秦在禁令期间的销售利润不受法律保护,对于咸阳西秦、礼泉西秦可得利益部分损失本院依法不予支持。综上,原审按罗门哈斯在申请禁令时提供的500万元担保金作为损失计算基础,最终酌定赔偿450万元无事实依据,应予纠正。

综上,罗门哈斯认为其不应承担因禁令错误造成的损失的上诉理由依法不能成立;礼泉西秦、咸阳西秦的上诉理由部分成立,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定,判决如下:

裁判结果

一、维持西安市中级人民法院(2012)西中民四初字第00036号民事判决第二项:驳回礼泉西秦、咸阳西秦其余诉讼请求;

二、变更西安市中级人民法院(2012)西中民四初字第00036号民事判决第一项为:罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司损失人民币6860968.42元。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费286800元,罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司承担172080元,礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司承担114720元。二审案件受理费:咸阳西秦生物科技有限公司预交的286800元,罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司承担172080元,礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司承担114720元;罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司预交的42800元,由其自行承担。本案鉴定费21万元,由罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司承担126000元,礼泉西秦化工有限公司、咸阳西秦生物科技有限公司承担84000元。

本判决为终审判决。

审判人员

审判长张小燕

审判员张润民

代理审判员姜万慧

二〇一六年十二月九日

书记员唐智勇