本院认为:本案是原告认为其对“雨虹”享有注册商标专用权和企业名称权,被告在网站上使用“雨虹”字样进行宣传,构成对原告商标权的侵犯以及不正当竞争,据此要求被告停止该宣传行为并赔偿损失,故本案应为侵害商标权及不正当竞争纠纷。根据原、被告的诉辩意见,本案的主要争议焦点在于:1.被告泰丰公司是否构成侵害商标权和不正当竞争,是否应承担侵权责任;2.被告向某在本案中是否需承担相关责任。
一、关于被告泰丰公司是否构成侵害商标权的问题。
《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第五十七条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;……。”在本案中,原告认为被告泰丰公司在类似商品上使用了与原告注册商标近似的商标,构成对原告注册商标专用权的侵害。要认定被告泰丰公司是否构成侵权,需要审查其是否使用了与原告商标近似的商标、所使用的商品与原告注册商标核定使用商品是否属于相同或类似商品。
1.《商标法》第四十八条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”被告泰丰公司在其网站中使用的“亚太雨虹及图”标识以及“亚太雨虹”文字,是用于宣传展示其产品,起到识别商品来源的作用,属于商标意义上的使用。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《商标案件司法解释》)第十条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”原告的第4667760号、第4667759号、第7917803号、第7917804号、第9159783号、第9159780号、第9998141号、第1258881号、第1267421号系列商标,分别是以汉字“雨虹”、词语“东方”、拼音字母“YUHONG”、图形四个部分进行不同的排列组合而构成,在上述系列商标的文字部分,“东方”作为方位名词在该商标的组合要素中的独创性、识别性较低,而“雨虹”是臆造词,是商标中具有较高独创性和识别性的部分。原告的“雨虹YUHONG及图”注册商标在2006年被国家商标局认定为驰名商标,具备较高的知名度。被告泰丰公司在网站上标注的“亚太雨虹及图”标识,以及在网站展示的产品中标注的“亚太雨虹”文字,使用了原告商标中具有独创性和识别性的“雨虹”文字,而其添加的词语“亚太”是一个常用的地域名词,不具备独创性和识别性,“亚太”二字的添加使用未能使“亚太雨虹”形成新的独创性的标识,不足以与原告的“雨虹”系列商标产生显著性的区别。以相关公众的一般注意力,难以将被告泰丰公司使用的标识与原告的“雨虹”系列商标进行明确区分,并且在原告商标具备较高知名度的情况下,容易对被告泰丰公司使用的标识与原告的“雨虹”系列商标产生混淆和误认。因此,被告泰丰公司在网站上使用的“亚太雨虹及图”标识以及“亚太雨虹”文字,与原告的第4667760号、第4667759号、第7917803号、第7917804号、第9159783号、第9159780号、第9998141号、第1258881号、第1267421号商标构成近似商标。
原告的第7917811号商标是一个图形商标,泰丰公司在网站上使用的标识和文字,与原告该商标并不相同,视觉上也有明显差别,不构成近似商标。
2.《商标案件司法解释》第十一条规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。”第十二条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”
原告的第7917804号、第9159780号、第1258881号商标是商品商标,核定使用的商品包括有第19类商品中的“涂层(建筑材料)”;第4667760号、第7917803号、第9159783号、第9998141号、第1267421号商标是服务商标,核定使用的服务项目分别包含有“防湿业务(建筑物)”、“建筑物防水”、“防潮业务”等。根据《类似商品和服务区分表》中的分类和说明,第19类商品中的“涂层(建筑材料)”与0205类群商品类似,而0205类群商品包括有“涂料、油漆及辅料(不包括绝缘漆)、防水粉(涂料)”。被控侵权标识用于展示的产品为防水涂料、防水剂、防水浆料,与原告商标核定使用的商品“涂层(建筑材料)”,在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面十分相近,与原告商标核定使用的建筑物防水、防湿、防潮等服务项目也存在特定的联系,以相关公众的一般注意力,容易将被控侵权标识展示的商品与原告的商品和服务联系起来,产生混淆,与原告商品和服务构成类似。
原告的第4667759号商标的核定使用范围为“沥青、油膏、防水卷材、建筑用木材、石膏、水泥、屋顶沥青涂层、防火用水泥涂盖层、修路用粘结料”,被告泰丰公司网站上展示的防水涂料、防水剂、防水浆料产品,与上述商标核定使用商品不相同,在功能、用途、消费对象等方面也有显著差别,不构成类似。
综上,被告泰丰公司是在类似商品上使用了与原告第4667760号、第7917803号、第7917804号、第9159783号、第9159780号、第9998141号、第1258881号、第1267421号注册商标近似的标识,属于“在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆”的情形,构成对原告上述注册商标专用权的侵犯;对原告第4667759号、第7917811号注册商标,不构成侵权。
二、关于被告泰丰公司是否构成不正当竞争的问题。
原告认为被告泰丰公司在网站上使用“雨虹防水(广东)科技实业有限公司”名称进行宣传,构成不正当竞争。根据原告提供的证据,被告的上述行为是发生在2017年6月30日,应当适用当时生效的《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993年颁布)进行规范和处理。
《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993年颁布)第五条规定:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:……(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品;……。”《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称,以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称,应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的‘企业名称’。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的‘企业名称’。”
被告泰丰公司在网站上使用了“雨虹防水(广东)科技实业有限公司”的名称,但未能提供该企业名称在我国注册登记的证据,其声称“雨虹防水(广东)科技实业有限公司”是香港公司、授权泰丰公司在网站上标注该公司名称,并提供了公司注册证明书、授权委托书以证明上述主张。根据该公司注册证明书、授权委托书的内容显示,该两份证据是在香港特别行政区形成的,依法应当办理相关的证明手续,但被告泰丰公司未能提供相关的公证认证等证明资料,故上述材料不具备法律规定的证据形式要件,不能作为认定案件事实的依据。被告泰丰公司在网站上标注“雨虹防水(广东)科技实业有限公司”这一名称,没有合法依据。
原告的企业名称全称为“北京东方雨虹防水技术股份有限公司”,“东方雨虹”是其企业字号。原告成立于1998年3月,使用上述字号至今已有十九年余,原告并提供证据证明其曾获得多项荣誉,其“雨虹YUHONG及图”注册商标也被国家商标局认定为驰名商标,以上情况说明,原告的企业字号中的“东方雨虹”、“雨虹”具有较高市场知名度,为相关公众所知悉。被告泰丰公司作为同行竞争企业,应当知晓原告企业字号及其知名度,其在网站中擅自标注“雨虹防水(广东)科技实业有限公司”这一未经合法登记的企业名称,使用了原告企业名称中的“雨虹”字样,容易使相关公众产生混淆,误以为该网站及展示的产品与原告有特定联系,被告泰丰公司的行为构成不正当竞争。
三、关于被告泰丰公司的责任问题。
如上所述,被告泰丰公司构成侵害商标专用权及不正当竞争的行为,依法应当承担相应的法律责任。原告要求被告泰丰公司停止使用“雨虹”字样进行宣传的侵权行为,并赔偿损失,合法合理,本院予以支持。
至于赔偿的金额,原告要求被告泰丰公司赔偿经济损失10万元,但原告未能提供证据证明自己被侵权所造成损失,而根据现有证据以及当事人的陈述也不足以查明被告因侵权而获得的利益情况。被告泰丰公司登记成立于2016年11月,成立时间较短,其在庭审中自认成立后尚未进行实际生产经营,本院在送达过程中在其登记地址也确实未发现其实际生产经营的场所和设备,而原告也未能提供证据证明泰丰公司在市面上有实际销售侵权产品的事实。根据《商标案件司法解释》第十六条第二款“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉,商标使用许可费的数额、商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定”以及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款“确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行”的规定,本院综合考虑被告泰丰公司侵权行为的性质、情节、侵权持续时间、实际经营情况、权利人商标和字号的知名程度等因素,酌定被告泰丰公司应向原告赔偿经济损失6000元。对于原告提出的超过6000元的赔偿金额,本院不予支持。本院确定的上述6000元赔偿金额已经将原告维权的合理支出一并考虑在内,不再另行判付。
关于原告要求被告泰丰公司在《中国建设报》或《中国房地产报》上刊登声明并消除影响的诉讼请求。鉴于本案中被告泰丰公司的侵权行为仅限于在网站上使用“雨虹”等字眼进行宣传,泰丰公司成立并开设网站的时间较短,未造成重大影响的后果,并且原告未能提供证据证明泰丰公司实际生产、销售了侵权产品的事实,也没有证据证明泰丰公司的侵权行为对原告的商誉造成实质影响,故原告要求被告泰丰公司刊登声明、消除影响的诉讼请求,理据不足,本院不予支持。
四、关于被告向某在本案中是否应承担的责任问题。被告泰丰公司系一人有限责任公司,被告向某是其投资人,根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任”的规定,被告向某作为泰丰公司的唯一股东,负有证明公司财产独立于股东财产的举证责任。在本案中,被告向某未提供证据证明泰丰公司财产独立于股东财产,依法应对泰丰公司债务承担连带责任。向某以泰丰公司成立未满一年、无法提交公司的审计报告为由,认为其不应对公司债务承担责任的抗辩意见,没有法律依据,本院不予采纳。原告要求被告向某对被告泰丰公司的上述赔偿金承担连带的诉讼请求,合法有据,本院予以支持。
综上所述,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》(1993年颁布)第五条、第二十条,《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十条、第六十三条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第十七条第一款,《中华人民共和国公司法》第六十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十一条第二款之规定,判决如下: